I nuovi loghi si possono registrare sia come marchi che come disegni e modelli.

In questo secondo caso, si rivendica la classe 32 all’interno della cosiddetta Classificazione di Locarno (la classificazione dei prodotti per la registrazione dei disegni e modelli che si differenzia dalla Classificazione di Nizza, che è propria dei marchi) secondo una delle voci disponibili quali, ad esempio, “loghi” o “ornamento”.

La registrazione come logo presenta vari vantaggi rispetto alla registrazione come marchio: è rapida ad ottenersi perché non c’è la possibilità per i terzi di opporsi ma solo di chiederne la cancellazione una volta che la registrazione è stata concessa e – vantaggio ancora più rilevante – non si deve dimostrare l’uso effettivo sui prodotti (onere che, invece, sussiste per i marchi trascorsi cinque anni dalla registrazione).

Lo svantaggio principale risiede, invece, nell’impossibilità di registrare loghi che siano già stati divulgati (nel sistema comunitario da più di un anno, mentre in altri sistemi senza alcun periodo di grazia); altro svantaggio è il termine massimo di protezione fino a venticinque anni in cinque quinquenni consecutivi, a seguito del quale non sarà più possibile rinnovare la registrazione del logo come disegno (possibilità che, invece, per i marchi è potenzialmente infinita).

Non essendoci alcun vincolo tra la scelta dell’una (la registrazione del logo come marchio) e/o dell’altra opzione (la registarzione del logo come disegno), molte imprese optano per l’una e l’altra opzione o per una sola di esse.

Alcune imprese possono optare per la registrazione del logo come disegno anche per ottenere una diversa valutazione del requisito della novità del segno.

Infatti, un’impresa che detiene un marchio anteriore può contestare la successiva registrazione di un marchio che ritiene simile tramite varie doglianze, tra cui, principalmente, la doglianza che il marchio successivo generi confusione con il marchio anteriore o la doglianza che il marchio successivo tragga indebitamente vantaggio della reputazione del marchio anteriore.

Cosa può fare l’impresa che detiene un marchio anteriore per contrastare la registrazione di un segno simile registrato come disegno?

Lo scorso 18 luglio il Tribunale UE, nell’ambito del caso T‑57/16, ha emesso un’interessante decisione in materia di nullità di un logo registrato come disegno e  ritenuto interferente con il celebre logo/marchio di Chanel costituito dalla due C intrecciate che formano un’ellisse al centro.

Il caso è interessante per vari motivi.

Il primo è perché proviene da un’autorità di massimo grado nel sistema giuridico europeo e la materia non è così ricca di giurisprudenza.

Il secondo motivo (non ce ne vogliano all’EUIPO) è che è stata annullata proprio una  decisione (anzi due) dell’EUIPO.

La Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO aveva, infatti, considerato, che “il disegno contestato non era manifestamente identico al monogramma Chanel, che le differenze tra i due disegni non potevano essere equiparate a dettagli insignificanti e che, di conseguenza, il disegno contestato era nuovo”.

Inoltre, la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO aveva ritenuto che il disegno anteriore non privasse il disegno contestato del suo carattere individuale in quanto costituiva un ornamento e che tale prodotto era utilizzato come ornamento di altri prodotti tanto dai professionisti quanto dagli utenti finali.

La Commissione dei Ricorsi aveva osservato, poi, che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella realizzazione di quest’ultimo. “Tuttavia, la differenza tra le parti centrali dei due monogrammi costituirebbe(ro) una caratteristica essenziale che l’utilizzatore informato conservava nella sua memoria, come correttamente definito dalla divisione di annullamento. Di conseguenza, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascuno dei disegni in conflitto era differente”.

Pertanto, tenendo conto dell’ampia libertà di creazione dell’autore del disegno contestato e dell’esistenza di un’ampia libertà di utilizzo di detto disegno in diversi prodotti, le differenze tra i disegni in conflitto non sono tali da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

Il Tribunale, invece, ha svolto un’analisi diversa.

Sembrerebbe che il Tribunale abbia analizzato il segno alla stessa guisa di un marchio ragionando sulla sua percezione: la doppia ellisse in orizzontale contenuta nel segno contestato è stata ritenuta, infatti, simile alla singola ellisse prodotta dalle due “c” del monogramma Chanel.

Il Tribunale, in sostanza, sembra quasi dirci che la registrazione dei loghi come disegni non può fungere da escamotage.

Ammesso e non concesso che EUIPO o le richiedenti appellino la decisione, saà proprio interessante conoscere la posizione della Corte di Giustizia.