Tra le tante sfumature inerenti la tutela del marchio tridimensionale che vengono esaminate diffusamente e frequentemente dalla giurisprudenza, pare interessante sottolineare come non sia possibile determinare la decadenza per non uso di un marchio ove esso sia stato effettivamente utilizzato in una forma che si differenzia per particolari del tutto trascurabili e sostanzialmente irrilevanti o per mere variazioni od aggiunte che non alterano il carattere distintivo del marchio oggetto di registrazione. In effetti, potrebbe sussistere un rischio di confusione tra il pubblico o, quantomeno, un effettivo rischio di associazione tra imprese solo quando il prodotto contraffattorio appaia idoneo a richiamare indebitamente, sotto il profilo visivo, l’aspetto distintivo del prodotto contraffatto a prescindere dal fatto che il prodotto contraffattorio rechi un diverso marchio denominativo.

La giurisprudenza milanese si era interessata – nel corso dell’anno 2018, nella sentenza n. 4716/2018 del 26 aprile 2018 – del marchio tridimensionale costituito dalla particolare bottiglia in vetro trasparente di forma parallelepipeda a spigoli arrotondati con le facce verticali e con un tappo, anch’esso, a forma di parallelepipedo di colore marrone scuro con incisioni dorate, contenente il liquore Amaretto DISARONNO affrontando – in tema di marchi tridimensionali – svariate sfaccettature problematiche.

Quanto alle forme (in questo caso delle bottiglie), l’esame deve essere eseguito in relazione al complesso degli elementi che caratterizzano la forma protetta dai marchi registrati.

L’esame visivo della bottiglia del concorrente dà luogo a contraffazione quando le stesse caratteristiche risultano sostanzialmente tutte presenti, anche se declinate nella loro composizione ed anche se con lievi modifiche nelle proporzioni del corpo della bottiglia che, tuttavia, andrebbe a riprodurre – nel suo insieme – l’aspetto della forma protetta dalle registrazioni.

Insomma: la violazione è ravvisabile anche se sono presenti differenze di lieve entità – determinanti, ad esempio, un aspetto leggermente più slanciato – non percepibili in assenza di un confronto diretto e contemporaneo dei due contenitori al momento dell’acquisto.

Analoghe considerazioni possono attenere alla presenza di un tappo di grandi dimensioni di colore scuro – e dunque particolarmente rivolto ad attirare l’attenzione del consumatore e, di fatto, a determinare in misura significativa l’indebito collegamento con l’aspetto del prodotto del titolare della privativa – che ha una forma geometrica che se non è quadrata, ma ad esagono, comunque richiama nel suo insieme l’aspetto del tappo della bottiglia DISARONNO anche per effetto della presenza di analoghe scritte e bordature in oro.

Inoltre, aggiungasi che se, sotto il profilo visivo, l’aspetto del marchio tridimensionale della parte contraffattrice appare in sé idoneo a richiamare indebitamente l’aspetto distintivo dell’analogo prodotto del titolare del diritto, il fatto che esso presenti un’etichetta recante un diverso marchio denominativo in presenza di alcuni elementi grafici comuni alle etichette del titolare della privativa non costituente contraffazione dei marchi denominativi contribuisce, comunque, a dare luogo alla possibilità di confusione del consumatore – soprattutto allorché l’acquisto venga condotto in supermercato, e dunque in un contesto di non particolare attenzione nella scelta del prodotto – o, quantomeno, a determinare un effettivo rischio di associazione tra imprese, tenuto conto del grado di attrazione derivante dalla non indifferente capacità distintiva raggiunta dai marchi della titolare e della possibilità che il prodotto delle contraffattrici sia percepito dal consumatore medio come di fascia più bassa, seppur proveniente da imprese collegate alla titolare del marchio.