Lo scorso 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza sulla validità del seguente marchio tridimensionale.

La sentenza si può leggere al link.

Forse il lettore avrà già capito di cosa si sta parlando o forse no.

Di sicuro il lettore esperto di diritto dei marchi sa che dietro quel segno tridimensionale si sta consumando una battaglia i cui effetti vanno ben oltre il contenzioso oggetto di causa e concerne – più in generale – l’uso del sistema di registrazione dei marchi dell’UE quando questi sono claudicanti, sotto il profilo della distintività, in alcuni Paesi dell’UE anche in quelli con popolazione minore.

Il lettore meno esperto di diritto dei marchi avrà, forse, intuito che quell’immagine è la veste di una delle più diffuse barrette di cioccolato.

Ed effettivamente le due corporation che si scontrano sono, da una parte, Nestlé, titolare del marchio oggetto di contestazione e, dall’altra parte, Mondelez UK Holdings, nome meno noto in Italia ma altrettanto conosciuto “worldwide” con la denominazione del suo avente causa Cadbury.

Il tema è quello del perimetro territoriale che occorre considerare per l’uso riabilitante l’originaria nullità di un marchio dell’Unione Europea.

In altre parole, Nestlè era (è) riuscita a dimostrare che il proprio marchio dell’UE sulla forma della tavoletta di cioccolato formato dalle “quattro dita” era valido perché aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in Danimarca, in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, in Austria, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

Lo stesso, però, Nestlè non aveva fatto per territori quali Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo.

La Corte doveva, quindi, decidere se occorreva prendere il mercato UE nella sua unitarietà (e quindi includere anche Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo) oppure ritenere sufficiente che una buona parte di consumatori del mercato UE (quelli di Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) riconoscesse quella forma come marchio e, quindi, proprio in forza del “secondary meaning” lo ritenesse un valido marchio tridimensionale dell’UE.

La Corte ha fatto propria la decisione del Tribunale di Prima Istanza (che aveva annullato i precedenti presso EUIPO) e – ricostruendo sistematicamente la normativa sugli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi dell’UE – ha stabilito che per provare l’uso riabilitante l’originaria nullità di un marchio UE (o “secondary meaning” che dir si voglia) occorre provare l’acquisita riabilitazione in tutto il territorio UE.

La prima conseguenza potrebbe essere quella di avere in commercio barrette di cioccolato con “quattro dita” senza il marchio Nestlé o Kit Kat prodotte da aziende diverse da Nestlé.

Ma non è detto che ciò avvenga perché Nestlé potrebbe avere altre registrazioni, nazionali o internazionali, su quella stessa forma tridimensionale.

Il vero trade-off sarà nella difficoltà di usare il sistema del marchio dell’Unione Europea per riabilitare “artificialmente” marchi originariamente nulli.

Perché se un segno, registrato o in procinto di essere registrato come marchio UE, acquista un significato secondario solo in alcuni Paesi dell’UE non è corretto che diventi marchio registrato UE (e quindi monopolio) nei Paesi in cui non ha acquisito “secondary meaning”.

Insomma, oggi ne fa le spese Nestle esponendosi alla copia della forma di alcune sue barrette di cioccolato, un domani potrebbe farne le spese qualcun altro se mai non convincesse l’EUIPO che il suo marchio dell’UE – claudicante sotto il profilo della distintività – non sia unitariamente distintivo in tutti i Paesi UE.