Uno dei capisaldi del diritto dei marchi dell’Unione Europea è che i marchi dell’UE si ottengono solo tramite registrazione a seguito di una domanda di marchio UE (MUE) mentre l’eventuale esistenza di un diritto di fatto su un marchio anche in assenza di registrazione per il solo uso di fatto (si scusi la ripetizione) del segno, è materia dei singoli diritti nazionali.

L’Italia è un Paese che riconosce la tutela ai marchi non registrati quando di essi si possa dimostrare un uso continuativo nel mercato.

Questa dualità non necessariamente è a comparti stagni.

Anzi, la giurisprudenza di recente ha offerto un’interessante “contaminazione” tra ordinamenti.

Infatti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che il marchio figurativo non ha i requisiti di distintività richiesti dall’art. 7 del Regolamento sul Marchio UE e, conseguentemente, ha confermato la precedente sentenza del Tribunale UE che a sua volta aveva confermato il rigetto della domanda d registrazione 12880481 da parte dell’EUIPO.

La sentenza nel caso C‑547/17 P è stata resa il 6 settembre 2018 e può essere consultata al link.

Se il lettore non lo avesse capito, il marchio oggetto della controversia tra la BasicNet SpA e l’EUIPO è una striscia colorata molto diffusa in commercio che la richiedente (BasicNet SpA) ha spesso abbinato con il marchio KWAY.

Se ancora il lettore non avesse capito di quale segno stiamo parlando sappia, il lettore, che il marchio è stato richiesto per vari articoli di abbigliamento, tra cui giacche a vento e per cerniere a lampo.

La striscia colorata, infatti – per come la conosce chi scrive – segue in verticale la cerniera a lampo.

Il caso si segnala per due motivi.

Il primo è che la Corte ha confermato l’impostazione concettuale del precedente caso del marchio tridimensionale della barretta KitKat® già da noi commentato qui.

Nelle fasi precedenti era emerso, infatti, che la striscia colorata aveva (ha) acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito mentre lo stesso non era stato provato per Austria, Germania, Belgio, Spagna.

Così come nel caso del marchio tridimensionale della barretta KitKat®, l’unitarietà del secondary meaning è un fattore essenziale per la validità dei marchi UE e – di conseguenza – la disomogeneità territoriale incide in negativo per il riconoscimento della distintività del marchio UE.

Il secondo motivo ha a che fare con la “contaminazione” tra ordinamenti di cui si accennava nella premessa.

Infatti, l’effetto traumatico del mancato riconoscimento del marchio UE (MUE) non ha impedito a BasicNet SpA di vedere riconosciuti i diritti di marchio.

Ciò perché il Tribunale di Torino con sentenza n. 5801/2017 pubblicata il 30 novembre 2017, RG n. 7016/2016, pur nelle more del procedimento (allora presso il Tribunale UE) aveva dato peso rilevante al fatto del riconoscimento del secondary meaning.

In sostanza, secondo i giudici piemontesi il riconoscimento del secondary meaning n Itali,a seppure non sufficiente a legittimare la registrazione del MUE, era (è) comunque sufficiente per considerare la condotta della convenuta nel giudizio torinese (la celebre Giorgio Armani SpA) quale contraffattore del marchio di BasicNet SpA.