La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15027, depositata il 21 luglio 2016, ha riconosciuto la permanenza di validità del marchio italiano “Oscar” dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – a tutti nota per l’assegnazione dei premi Oscar – con riferimento al settore dell’industria cinematografica, confermando la decadenza per volgarizzazione già accertata dai giudici d’appello con riguardo agli altri settori della classe 41 della classificazione di Nizza (ossia: istruzione e spettacolo), ritenendo che avesse assunto, nel tempo, il significato generico di “primo premio di qualunque manifestazione”, nonché la nullità dello stesso marchio comunitario registrato nel 2002 per difetto di carattere distintivo.

In particolare, la sentenza affronta la questione se, sotto il profilo oggettivo degli elementi costitutivi della decadenza per volgarizzazione, la sopravvivenza del significato primario e specifico del segno ne impedisca la decadenza o, in altri termini, se la decadenza presupponga che la trasformazione in denominazione generica e la perdita di capacità distintiva siano totali o se possa aversi decadenza solo parziale.

La Corte ha statuito che se la ratio del fenomeno della cd. volgarizzazione consiste nel contemperamento degli interessi del titolare del marchio con quello dei suoi concorrenti, solo la perdita integrale del significato originario del segno – anche per il prodotto cui era sin dall’origine legato – giustifica, nel bilanciamento degli interessi ancorato ai valori costituzionali interni e comunitari, la decadenza tout court del marchio, ricordando che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa, nell’ambito del sistema di concorrenza leale.

La decadenza per volgarizzazione, sul piano oggettivo, deve ritenersi perfezionata, pertanto, solo nei limiti in cui l’ulteriore significato comune del segno finisca per elidere la forza individualizzante tipica del medesimo; mentre, quando il segno sia divenuto di uso comune in altri contesti, pur conservando la sua idoneità distintiva nell’ambito originario, ivi il segno non potrà dirsi volgarizzato.

Poste tali premesse, la Corte ha riconosciuto che il termine “Oscar”, accanto al significato acquisito per estensione di primo premio di una manifestazione, ha conservato anche il significato distintivo relativo alla competizione cinematografica “Oscar del cinema”, organizzata annualmente all’Academy.