Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-598/14 P – EUIPO/ Szajner (LAGUIOLE)

Una recente sentenza della Corte di Giustizia riporta l’attenzione su un aspetto sempre delicato nel diritto dei marchi e che in Italia siamo soliti definire “il principio di unità dei segni distintivi”.

Andiamo per gradi.

La sentenza cui facciamo riferimento

• è stata emessa dalla Corte di Giustizia il 5 aprile 2017 nella causa C-598/14 P EUIPO/Gilbert Szajner e si può consultare liberamente accedendo al seguente collegamento iperestuale presso il sito della Corte di Giustizia: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189623&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269851.
• È uno dei rari casi in cui l’EUIPO è stato dichiarato soccombente.
• Azzera uno degli equivoci cui tendono a cadere molti operatori del diritto in Italia quando il titolare di una ditta si oppone alla successiva registrazione di un segno denominativo simile come marchio.

Nella sentenza che si commenta, la norma principalmente oggetto di esame è di diritto francese e, segnatamente, è l’articolo L. 711‑4 del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale; in prosieguo: il «CPI») che così recita:

«Non può essere adottato come marchio un segno che violi diritti anteriori e, segnatamente

(…)

1. b) una denominazione o ragione sociale, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico;

Siccome nel nostro Codice della Proprietà Industriale c’è una norma simile, l’art. 12 CPI[1], le domande e le risposte che hanno dato il Tribunale dell’UE in primo grado e la Corte di Giustizia in secondo grado confermativo ci interessano eccome.

La domanda può pressoché riassumersi come segue: cosa deve dimostrare il titolare di una ditta anteriore? Di avere usato effettivamente la propria ditta per alcuni prodotti oppure è sufficiente depositare l’elenco dei prodotti elencati nello statuto della società che si contraddistingue con la ditta?

La Corte ha, di fatto, confermato che la società Forge de Laguiole poteva opporsi – sulla base della propria denominazione sociale – alla registrazione, a livello dell’Unione, del marchio Laguiole solo nel settore in cui aveva esercitato la propria attività commerciale.

Pertanto, benché il marchio UE depositato dal sig. Gilbert Szajner rivendicasse tantissime classi (3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 e 38), Forge de Laguiole ha potuto validamente opporsi solo alla registrazione del marchio nei settori della coltelleria o delle posate, nonché dei regali e dei souvenir, nella misura in cui trattasi di prodotti appartenenti a tali settori; mentre non si è potuta opporre alla registrazione da parte del sig. Gilbert Szajner del marchio dell’Unione LAGUIOLE per gli altri prodotti e servizi in cui non ha dimostrato un uso di segni distintivi effettivo.

Usando le categorie del diritto commerciale italiano, possiamo, pertanto, dire che quando c’è un conflitto tra segno anteriore non registrato come la ditta e segno depositato come marchio, quello che conta non è l’oggetto sociale della società ma l’uso effettivo del segno.

Per evitare che l’effetto specchio tra diritto italiano e diritto francese generi errori va, però, ricordato che l’uso effettivo di una ditta italiana può essere usato in sede amministrativa solo avverso i marchi UE in quanto in Italia l’unico rimedio possibile è quello dell’azione in sede giudiziale.

[1] L’art.12 CPI per la parte che ci concerne in questa sede così recita:

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data

del deposito della domanda:

(…)

1. b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,

insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se

a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da

questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due

segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà

puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo

dante causa non è di ostacolo alla registrazione;…