Interessante pronuncia quella resa dal Tribunale Ue (nella causa T-47/12) con riferimento al marchio comunitario figurativo “EQUITER”, nel contesto della quale vengono approfonditi e chiariti gli elementi propri dell’“uso effettivo” del marchio nella procedura di opposizione.

Il Tribunale ha annullato la decisione dell’UAMI del 6 ottobre 2011 (nella causa R 2101/2010-1) con cui la domanda di registrazione del marchio EQUITER da parte di Intesa Sanpaolo era stata respinta a causa del riconoscimento dell’anteriorità del marchio “EQUINET” richiesto dalla tedesca equinet Bank AG.

Più precisamente questo fu l’antefatto: nel 2008 Intesa Sanpaolo presentava all’UAMI la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo “EQUITER” per diverse classi di prodotti e di servizi. Alla domanda si opponeva equinet Bank AG sostenendo l’uso anteriore del marchio comunitario denominativo “EQUINET”, depositato il 10 aprile 2000 e registrato nel 2003 per taluni servizi e classi. L’opposizione veniva accolta dalla commissione di ricorso dell’UAMI, anche sulla base dei conti certificati per gli anni 2005 e 2007 presentati da Equinet, dai quali sarebbe emerso l’uso di tale marchio nelle società del gruppo Equinet.

Il Tribunale Ue sconfessa l’interpretazione data dall’UAMI, rilevando un difetto di motivazione nella decisione impugnata.

Più nel dettaglio, la Corte statuisce che la dimostrazione che l’opponente è tenuto a dare, quando il richiedente di un marchio comunitario presenta la relativa istanza, riguarda l’uso del marchio anteriore invocato per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione.

Ciò, in quanto, in primis, l’uso effettivo del marchio anteriore costituisce una questione preliminare, che, una volta sollevata dal richiedente il marchio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria.

In secondo luogo, un procedimento di opposizione fondato sull’art. 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ha lo scopo di consentire all’UAMI di valutare l’esistenza di un rischio di confusione, che, in caso di somiglianza dei marchi in conflitto, implica un esame della somiglianza tra i prodotti e i servizi che essi designano.

Sentenza Equiter