Una recente decisione del Tribunale di Torino (n. 5140/2019 del 12/11/2019) permette di analizzare nel dettaglio la differenza tra un marchio e la sua capacità distintiva, un brevetto e il suo risultato tecnico funzionale, un disegno industriale e il suo valore sostanziale estetico.

Il prodotto in questione è la confezione dei famosi confetti della Ferrero TIC TAC, marchio quest’ultimo il cui elemento denominativo onomatopeico non fa riferimento ai confetti in quanto tali, bensì proprio al loro contenitore, specificamente alla chiusura ermetica dello stesso.

Ed è appunto della confezione che tratta la decisione in esame, in quanto elemento tridimensionale, molto simile se non identica a quella utilizzata dalla parte convenuta in giudizio, la società Mocca, per i suoi confetti BLIKI.

La società Ferrero, in relazione a tale confezione, è titolare del marchio tridimensionale italiano (confezione traparente vuota con etichetta priva del marchio TIC TAC) n. 1564272 del 25/9/1973, base del successivo marchio intenazionale n. 405177 del 12/3/1974, nonché del più recente marchio tridimensionale italiano (confezione trasparente piena di confetti e priva di etichetta) n. 1478173 del 20/6/2011.

Le confezioni di confetti della società convenuta Mocca riprendono gli aspetti distintivi dei suddetti marchi tridimensionali della parte attrice, in particolare forma, dimensione, trasparenza, meccanismo di apertura e posizionamento dell’etichetta.

A difesa della propria posizione la parte convenuta sostiene che i suddetti marchi tridimensionali della parte attrice debbano essere dichiarati nulli in quanto la forma della confezione in esame è una forma utile, ovvero funzionale, oggetto di un brevetto e di un modello di utilità di titolarità della parte attrice entrambi scaduti da tempo, e che inoltre dà un valore sostanziale al prodotto (elemento specifico del disegno industriale): si tratta pertanto di una forma ormai di dominio pubblico, non suscettibile della tutela potenzialmente perpetua come marchio di forma.

La sostanziale identità delle confezioni non viene pertanto contestata dalla parte convenuta.

La sentenza del Tribunale di Torino rileva che il brevetto e il modello di utilità scaduti della società Ferrero non riguardavano la forma della confezione in oggetto bensì il meccanismo di chiusura ermetica della stessa, sostenendo pertanto che:

“(…) le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato (come lo scatolino a forma di parallelepipedo dotato di meccanismo di chiusura del tappo), se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto (nulla vieta in natura di realizzare scatolini delle piu’ varie forme con tappi dotati del medesimo meccanismo di chiusura al fine di contenere i confetti), nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata (appunto, lo scatolino a forma di parallelepipedo rettangolare) con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili (quindi, non lo stesso parallelepipedo) e che utilizzino lo stesso concetto innovativo (come, appunto, il meccanismo del tappo di chiusura dello scatolino). (…) Ciò vale a maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio dove la funzione tecnica (meccanismo di chiusura del coperchietto) non è neppure visibile nel marchio registrato e, di conseguenza, non vi è alcuna coincidenza tra la forma (del marchio) ed il risultato tecnico (del brevetto).”

Passando ad analizzare se tale forma della confezione dia o meno un valore sostanziale (estetico) al prodotto della parte attrice, elemento caratteristico del disegno industriale anziché del marchio, il Tribunale ritiene che cosí non sia, dal momento che:

“La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore (Trib. Milano, 20.11.2012, R. d. ind., 14, II, 42). Cosa che non risulta in alcun modo nel caso oggetto del presente giudizio, ove da alcun elemento allegato in causa emerge che i consumatori acquistino i confetti Tic Tac della Ferrero a causa della forma del loro contenitore (e per venire in possesso del medesimo).”

Una sentenza chiara e precisa, verrebbe da dire, come il meccanismo di un orologio.

© Edoardo Fano