“Think different” no more: l’ultima decisione della Corte UE sui casi Swatch vs Apple

Mentre la battaglia legale che infuria da anni fra Apple Inc. e Swatch AG sembra essere ben lontana dalla propria conclusione, l’ultima sentenza della Corte di Giustizia, emessa in data 8 giugno 2022, si rivela interessante non soltanto per le conseguenze sui business futuri della multinazionale statunitense e di quella svizzera, ma altresì per gli importanti principi di diritto relativi al genuino uso in commercio dei marchi che la medesima decisione ha evidenziato.

I giudici della Corte di Lussemburgo sono stati chiamati ad esprimersi nelle more di una vicenda iniziata davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) nel 2016, quando Swatch AG ha depositato tre differenti azioni di cancellazione per non uso nei confronti di altrettante registrazioni di marchio dell’Unione Europea, di titolarità di Apple Inc., tutte relative al segno denominativo “THINK DIFFERENT”. Tali parole corrispondono a quelle rese celebri dallo slogan proposto da Steve Jobs quando, nel 1997, è stato richiamato a risollevare le sorti dell’azienda da egli stesso fondata e con la quale i rapporti si erano interrotti tempo prima.

La campagna pubblicitaria di forte impatto ideata proprio sulla base della suddetta locuzione, affiancata alle immagini di icone appartenenti a vari ambiti della cultura, della scienza e dell’intrattenimento, è risultata provvidenziale per l’azienda di Cupertino, contribuendo in maniera sostanziale a decretarne la rinascita.

Proprio nel 1997, nel 1998 e nel 2005 sono state depositate dinanzi all’EUIPO le domande – poi  divenute registrazioni – di marchio oggetto della contestazione proposta da Swatch AG sulla base del fatto che, secondo il parere della ricorrente, Apple Inc. non aveva usato tali marchi in commercio in maniera genuina nei cinque anni precedenti il deposito delle azioni di cancellazione – ossia fra il 14 ottobre 2011 e il 13 ottobre 2016 – con riferimento ai prodotti rivendicati in classe 9, tra cui “computer”, “tastiere”, “hardware e software per computer”, “prodotti multimediali”.

Nel 2018, la Divisione Cancellazione dell’EUIPO ha accolto le azioni proposte da Swatch AG con una decisione confermata anche in secondo grado dalla Quarta Sezione di Appello della medesima Divisione. Ad Apple Inc., dunque, non restava altra opzione se non quella di rivolgersi alla Corte di Giustizia, davanti alla quale ha avviato le azioni T-26/21, T-27/21 e T-28/21, tramite le quali lamentare come, nell’analisi delle prove d’uso fornite, l’EUIPO non avesse tenuto conto sia del livello di attenzione del pubblico di riferimento sia dell’importanza dell’impressione visiva del packaging dei propri prodotti; a ciò si univa il fatto che, ad opinione della ricorrente, vi fossero stati errori di valutazione sui dati di vendita, considerati dall’Ufficio come relativi a soltanto alcuni fra gli Stati membri dell’Unione. Infine, Apple Inc. contestava all’EUIPO la scelta di – a suo dire – aver utilizzato criteri “incorretti ed inadeguati” al fine di determinare la genuinità dell’uso.

In relazione al primo punto, la Corte, pur non contestando che i prodotti rivendicati dalle registrazioni di titolarità di Apple Inc. presentassero ad un alto livello di tecnica e innovazione, evidenzia lo “spazio insignificante” e la posizione “vicino al codice a barre” occupati dai marchi in questione all’interno dell’imballaggio dei prodotti, sottolineando come la ricorrente non avesse soddisfatto l’onere della prova in merito all’assunto, dalla stessa presentato, secondo cui un alto livello di attenzione da parte del consumatore di riferimento avrebbe condotto lo stesso ad esaminare tutto il packaging nel dettaglio.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte rigetta le affermazioni della ricorrente basandosi sulla natura della documentazione attestante le vendite in Unione Europea, dal momento che la stessa consisteva in dichiarazioni di dipendenti del settore legale della multinazionale statunitense. A giudizio della Corte, il cui valore era, dunque, certamente inferiore rispetto a quello di – eventuali – medesime dichiarazioni rese da terze parti, unitamente al fatto che la stessa documentazione non appariva essere supportata da qualsiasi tipologia di ulteriore materiale documentale.

In merito alla terza ragione di ricorso, infine, al paragrafo 88 della decisione considerata, citando la decisione resa in data 18 aprile 2013 con riferimento al caso Colloseum Holding (C‑12/12), la Corte afferma che “in ogni caso, un marchio registrato che sia usato congiuntamente a un altro marchio deve continuare ad essere percepito come indicativo dell’origine del prodotto considerato al fine che tale uso sia incluso nel concetto di “uso genuino””.
La Corte continua richiamando, da un lato, come le conclusioni della Quarta Sezione di Appello non fossero basate esclusivamente sulla presenza della parola “Macintosh” accanto al marchio “THINK DIFFERENT” sugli imballaggi di computer iMac, ma, anzi, come l’esito dell’analisi dell’EUIPO derivasse, in particolare, dalle dimensioni e dalla posizione del marchio sui suddetti imballaggi le quali, come sottolineato al paragrafo 96, porterebbero a percepire le parole “THINK DIFFERENT” “come un messaggio promozionale atto ad invitare i consumatori a pensare differentemente, ossia a “pensare fuori dagli schemi””.

La Corte UE ha, infine, tenuto a precisare come le evidenze documentali attestanti il successo della campagna pubblicitaria basata sulla locuzione protetta dai marchi non fossero da considerare ai sensi dei procedimenti in oggetto, in quanto precedenti al periodo di riferimento. In conclusione, i principi richiamati dalla Corte nella sentenza emessa qualche settimana fa rientrano nell’alveo di un orientamento ormai consolidato sia da parte dell’EUIPO sia da parte della Corte di Giustizia, la cui ratio si ritrova nella necessità di tutelare il marchio in relazione ai prodotti e servizi rivendicati dalla rispettiva domanda o registrazione, ma soltanto in presenza di un uso genuino, il cui onere della prova resta a carico del titolare.