La responsabilità dei gestori delle piattaforme digitali per violazione di marchio: il caso Louboutin vs Amazon

Il noto stilista francese Christian Louboutin – co-fondatore della omonima società, Christian Louboutin S.A, specializzata nella produzione di scarpe di lusso – ha, nel corso degli anni, intentato diversi procedimenti giudiziari per violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale sulla iconica suola rossa che contraddistingue le décolleté (“scarpe femminili con tacco, chiuse e con il collo del piede scoperto”) da egli stesso ideate rispetto agli altri modelli presenti sul mercato.

Nel 2019, Louboutin instaura due procedimenti giudiziari dinnanzi a giurisdizioni differenti: infatti, da un lato, cita in giudizio Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl dinnanzi al Tribunal d’arrondissement di Lussemburgo e, dall’altro, Amazon.com, Inc. e Amazon Services LLC. dinnanzi al Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. L’oggetto di entrambi i procedimenti, tuttavia, è il medesimo, ossia la richiesta di accertamento della violazione dei propri diritti di marchio.

In particolare, la Christian Louboutin S.A., risulta licenziataria sia della registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8845539, sia della registrazione di marchio del Benelux n. 874489, di titolarità di Clermon et Associes, entrambe per la suola di colore rosso – anzi, nello specifico, di colore “Pantone 18-1663TP” – delle famose décolleté, ed entrambe rivendicanti in classe 25 “calzature con tacchi alti (tranne le scarpe ortopediche)”.

Le accuse di violazione di marchio prenderebbero le mosse dalla condotta posta in essere dal provider in questione, Amazon, il quale avrebbe utilizzato, senza il consenso dell’attrice, i suddetti marchi, pubblicizzando e distribuendo, attraverso le proprie piattaforme online, prodotti contraffatti.

Tuttavia, nel marzo 2021, le corti nazionali adite nei sopracitati procedimenti hanno rimesso la questione, attraverso specifici rinvii pregiudiziali (C-148/21 e C-184/21), alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale è adesso chiamata a pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea (“EUTMR”).

In sostanza, la questione rimessa ai giudici della Corte concerne la possibilità di considerare il gestore di un marketplace online, i.e. Amazon, direttamente responsabile per la pubblicazione di annunci pubblicitari e la distribuzione di prodotti recanti un segno contraffatto anche se i suddetti annunci e prodotti sono offerti sulla piattaforma da venditori terzi.
Sulla base del dettato dell’art. 9 EUTMR “il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio” il proprio marchio “in relazione a prodotti o servizi” in una serie di casi specificatamente descritti dal paragrafo 2.
Tuttavia, è necessaria una lettura complessiva dell’articolo, in particolare alla luce del paragrafo 3, nel quale è riportato un ulteriore elenco di comportamenti atti a qualificare le circostanze nelle quali un terzo faccia effettivamente uso di un marchio.
Nello specifico ciò accade attraverso:

“a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

d) l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;

e) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;

f) l’uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE”.

Nel caso di specie, le argomentazioni presentate dai legali delle convenute adducono il fatto che Amazon, in qualità di gestore di un marketplace online, non possa essere ritenuto direttamente responsabile per l’uso dei suddetti marchi, in quanto posto in essere dai venditori terzi che si avvalgono della sua piattaforma.

A tal proposito, occorre sottolineare come la modalità di funzionamento del mercato di Amazon, anche definito come “hybrid marketplace” (“mercato ibrido”), operi allo scopo di fornire prodotti e servizi in aggiunta a quelli di venditori terzi e, eventualmente, in concorrenza con essi.
Pertanto, l’inserimento del logo di Amazon negli annunci dei venditori terzi sulle proprie piattaforme non implica che il gestore della piattaforma si appropri di tali annunci, dal momento che le piattaforme online si avvalgono di tale tecnica allo scopo di indicare l’origine dei servizi forniti. Quindi, soltanto le situazioni nelle quali il provider abbia un controllo diretto o indiretto sulle inserzioni e sulle vendite di prodotti di venditori terzi, in quanto le considera come proprie comunicazioni e vendite commerciali, potrebbero essere qualificate come uso effettivo di un marchio di titolarità terzi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è, quindi, chiamata ad interpretare le disposizioni dell’art. 9 dell’EUTMR alla luce delle questioni pregiudiziali rimesse dalle corti nazionali e, auspicabilmente, a determinare le condizioni necessarie atte a riconoscere la responsabilità diretta dei gestori di piattaforme online per la violazione di diritti di marchio.