Quando i marchi sono un affare di famiglia: il caso Luka Dončić

L’ampiezza della fama dei personaggi del mondo dello sport, negli ultimi tempi, si è allargata sino a trascendere i soli risultati sul campo da gioco, con la conseguenza che gli stessi sono diventati personaggi pubblici a tutto tondo. Di conseguenza, gli stessi sono sempre più attivi nell’ambito di tutela dei diritti di privativa industriale legati alla loro persona e ai simboli ad essa collegati. In conseguenza di ciò, anche le dispute tra i medesimi e le società incaricate di gestire non soltanto le privative, ma altresì i diritti d’immagine, si registrano in un numero crescente. Tuttavia, appare essere un unicum la vicenda che ha coinvolto nei mesi scorsi la stella dell’NBA Luka Dončić, in forza ai Dallas Mavericks.

Il cestista sloveno, tramite la società Luka99, Inc., ha depositato la domanda di marchio statunitense n. 90768512 per il segno denominativo “LUKA DONCIC” rivendicante una molteplicità di prodotti nelle classi 9, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32 nonché alcuni servizi nelle classi 41 e 42.

Tale domanda ha subito un primo provvedimento di rifiuto provvisorio da parte dell’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense (USPTO) sulla base dell’esistenza dell’anteriore registrazione di marchio n. 5953034 per il segno figurativo di seguito riportato, depositata in data 28 novembre 2018 e registrata in data 7 gennaio 2020.

Lo stesso destino è stato riservato ad un’ulteriore domanda di marchio della medesima società, nello specifico la n. 90790987 per il segno denominativo “ORIGINAL HOOPS OF LUKA DONCIC” per canestri in classe 28.
La Luka99 Inc. ha, quindi, depositato azione di cancellazione nei confronti della suddetta registrazione di marchio, basando la propria pretesa sull’art. 14, paragrafi 1, 2(a) e (c) e 3 del Trademark Act, quindi, da un lato, sul presunto non uso del marchio sul territorio statunitense, nonché, dall’altro, sul fatto che lo stesso conduca ad una falsa suggestione di connessione con persone determinate e che, inoltre, il segno oggetto della registrazione includa il nome di un individuo vivente senza il consenso dello stesso.
La particolarità del caso di specie risiede, tuttavia, nel fatto che il titolare della registrazione di marchio anteriore altri non è che la signora Mirjam Poterbin, la madre dello stesso Doncic.

Nella memoria introduttiva del procedimento, i legali della società forniscono una spiegazione alla propria scelta, quantomeno inusuale. Hanno affermato che il successo raggiunto dal giocatore in tenera età, l’abbia spinto a investire la madre dell’incarico di gestione delle opportunità di business relative all’attività agonistica, e non solo. Questa è stata incaricata di gestire anche le questioni concernenti l’ottenimento di diritti di privativa industriale.
Una volta raggiunta una maggiore consapevolezza in relazione alle proprie chances di carriera e di sfruttamento della propria immagine, considerato ormai non più necessario l’ausilio della madre nella gestione dei propri affari, il giocatore ha inviato alla stessa, in data 23 luglio 2021, revoca del consenso per l’uso e la registrazione di qualsiasi marchio inerente qualsiasi riferimento alla propria persona.
È proprio su quest’ultimo punto che la vicenda aveva il potenziale di dare origine ad una decisione senza precedenti poiché, al momento, non vi è alcun riferimento normativo al fatto che il consenso prestato allo scopo di depositare una domanda di marchio possa essere o meno revocato, tenuto conto del fatto che nessuna indicazione – in un senso o nell’altro – emerge dall’articolo 2 paragrafo c) del già menzionato Trademarks Act.

Infatti, sebbene sia espressamente affermata dalla norma l’impossibilità di registrare marchi che il pubblico comprenda come facenti riferimento ad una specifica persona fisica senza il consenso della stessa, nonché qualsiasi marchio che suggerisca una falsa associazione con qualcuno, in nessun punto non soltanto della norma, ma altresì della giurisprudenza o delle linee guida dell’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense emerge il tema della revocabilità del consenso, sul quale, invece, si potrebbero aprire spiragli di acceso dibattito sui quali focalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori.
In particolare, nella determinata configurazione del mondo sportivo statunitense, all’interno del quale grandissimo spazio è dato agli atleti in età scolare ai risultati dei quali sono collegati elevatissimi investimenti in termini di risorse economiche, un orientamento che indirizzi verso una libera revocabilità del consenso precedentemente prestato ai titolari dei diritti di privativa sui nomi degli stessi atleti potrebbe dar luogo ad uno tsunami di vicende giudiziarie, che vedrebbero contrapposti tali atleti, una volta divenuti affermati, a coloro che avevano scommesso su di loro nella fase iniziale della carriera.
Tuttavia, la relazione familiare fra la star NBA e la titolare del marchio riportante il suo nome ha condotto le parti a concludere la controversia al di fuori della sede amministrativa, con il procedimento che è stato concluso per ritiro dell’istanza da parte della società di cui Doncic è presidente e CEO.
Occorrerà, dunque, attendere la prossima controversia per avere risposte agli interrogativi sollevati da questo singolare caso, i cui risvolti potrebbero condurre a nuove prospettive nel rapporto fra gli sportivi e il mondo del diritto industriale.