Quando il know-how è il vero diamante: la causa Cartier vs Tiffany

I diamanti potranno essere i migliori amici di una donna, come recita il verso della canzone di Broadway resa celebre dalla pellicola cinematografica del 1953 “Gli uomini preferiscono le bionde”, ma non sempre la stessa relazione intercorre fra i colossi nella commercializzazione di tutti i prodotti.

Lo scorso 28 febbraio, infatti, la società francese Cartier International snc – produttrice di gioielli e orologi di lusso dal 1847 – ha incardinato un’azione legale nei confronti della competitor statunitense Tiffany&Co.
Tale azione, a cui è stato assegnato da una corte dello Stato di New York il numero 650925/2022, porta alla luce interessanti risvolti in relazione ad un tema che, troppo spesso, non gode dell’adeguata considerazione: il valore del know-how.  

I segreti commerciali – comunemente definiti con l’espressione “know-how” – costituiscono informazioni che fanno capo all’attività produttiva e/o organizzativa di un’azienda e che, al contempo, risultano caratterizzate dai requisiti di segretezza ed economicità, oltre ad essere preservate con misure atte a garantirne la segretezza. Inoltre, la peculiarità dei segreti commerciali è rappresentata dalla possibilità, per il titolare, di godere della una tutela immediata dei relativi diritti di proprietà intellettuale senza dover procedere alla registrazione di tali privative industriali.

Come presumibile, una definizione di questo tipo prevede un maggior grado di dettaglio secondo la legislazione e/o la giurisprudenza di ciascun ordinamento nazionale. A titolo di esempio, il concetto viene definito dall’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale italiano (d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30) come le “informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Secondo le ricostruzioni dedotte in giudizio dinnanzi alla corte newyorkese dai legali della multinazionale francese, la convenuta statunitense si sarebbe indebitamente appropriata di talune informazioni di carattere riservato di titolarità dell’attrice allo scopo di sfruttarle a proprio vantaggio. In particolare, a seguito del licenziamento di una junior manager da parte dell’azienda francese, Tiffany avrebbe “attirato” quest’ultima allo scopo di acquisire le informazioni – che integrerebbero, a detta della ricorrente, segreti commerciali di titolarità di Cartier – di cui l’ex dipendente, in alcuni rapporti lavorativi viene siglato un “patto di non divulgazione”, si sarebbe illegittimamente impossessata. Le privative industriali in questione ricomprenderebbero, infatti, informazioni concernenti la linea “High Jewelry” dal nome “Blue Book” di Cartier, caratterizzata da prodotti di alta gioielleria il cui valore si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di dollari.

Lo scorso 5 aprile 2022, i legali del gruppo francese LVMH – del quale Tiffany&Co. fa parte da qualche tempo – hanno replicato alle accuse avanzate dalla ricorrente, depositando un’istanza volta a richiedere l’archiviazione del caso per l’insussistenza dei fatti dedotti in giudizio. Nel contesto di tale replica, in particolare, la convenuta ha sottolineato come, in conformità con la giurisprudenza delle corti di New York, occorrano determinati requisiti allo scopo di procedere con il riconoscimento di un segreto industriale, nello specifico, rilevano i seguenti elementi:

• il valore delle informazioni per il business dell’azienda titolare di segreti industriali e per i suoi competitors;
• la conoscenza delle informazioni da parte di terzi;
• la conoscenza delle informazioni da parte dei soli dipendenti dell’azienda;
• l’ammontare di soldi investiti per lo sviluppo delle informazioni;
• la difficoltà per soggetti terzi di ottenere e/o creare le informazioni;
• le misure adottate per custodire la segretezza delle informazioni.

A tal proposito, a detta della resistente, le informazioni divulgate costituirebbero “dati operativi effimeri, superati da tempo o solo provvisori, che non possono essere tutelati“.

In aggiunta a quanto sopra, anche nella circostanza in cui i giudici dovessero riconoscere tali informazioni come protette da segreti industriali, secondo la ricostruzione della convenuta l’attrice non potrebbe rivendicarne tutela dal momento che non ha, precedentemente, adottato delle specifiche misure atte a preservarne la segretezza.
Nel caso di specie, infatti, l’ex dipendente, pur non lavorando nell’ufficio che si occupava di sviluppare la collezione di alta gioielleria le cui informazioni sarebbero state divulgate, era riuscita ad accedere a tali documenti in quanto questi ultimi “non erano stati criptati, protetti da password, contrassegnati o segregati o altrimenti protetti”.
Ciò dimostra che le informazioni in questione non potevano considerarsi come confidenziali e, quindi, non costituivano un know-how aziendale.

Con riferimento, invece, alle accuse di favoreggiamento da parte di Tiffany nell’illecito commesso dalla suddetta ex dipendente, i legali del gruppo LVMH concludono affermando che “l’attrice non ha fornito alcuna specifica dichiarazione di fatto a sostegno della circostanza che Tiffany fosse a conoscenza della violazione”. Esaurito il contraddittorio sul punto, spetta ora alla corte pronunciarsi sulla presente questione. Sul punto è interessante sottolineare come, in materia di segreti industriali, lo Stato di New York non abbia adottato lo Uniform Trade Secrets Act del 1979, ossia il corpo legislativo che regola il tema a livello federale: pertanto, la tutela riconosciuta a tali privative industriali trova fondamento unicamente nel common law.