Quando l’eredità contesa è il marchio: il caso “Taffo”

Negli ultimi tempi, campagne pubblicitarie non convenzionali e una comunicazione spiccatamente sarcastica e provocatoria, hanno portato alla società Taffo una insolita popolarità, tenuto in considerazione il ramo di business di cui l’azienda si occupa. In questo modo, in un contesto dove professionalità tradizionalmente con scarso appeal stanno guadagnando sempre più le luci della ribalta – basti pensare alla figura del panettiere e dell’agente immobiliare – anche i servizi di pompe funebri hanno affidato ad esperti nel settore delle comunicazioni il compito di rendere più lineare l’approdo nel mondo dei social media. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica, dato che all’inaspettata attenzione mediatica è contraltare un’intricata controversia in relazione ai diritti di proprietà industriale e, in particolare, al marchio.

L’origine di tali dissidi non è, tuttavia, questione recente, ma risale indietro nel tempo proprio alla dipartita del capostipite della famiglia Taffo e fondatore, negli anni ’40, dell’omonima società in nome collettivo: Gaetano Taffo. Dopo decenni di attività unitaria condotta da figli, nipoti e pronipoti, nel 2015 alcuni dissapori portano alla separazione sia delle famiglie sia delle società: Taffo s.r.l., da un lato, e Agenzia Funebre Taffo di Taffo G. & C. sas, dall’altro. Esse operano attraverso due differenti siti web, riconducibili a due differenti nomi di dominio – taffofuneralservices.it e taffo.com – con informazioni di contatto e aree di operatività differenti. Tuttavia, tale differenziazione è resa maggiormente complessa dalla vicenda relativa al destino della registrazione del marchio.

Nel 2012, Daniele, Luciano Giustino e Alessandro Taffo avevano depositato dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda (poi divenuta registrazione) di marchio n. 302012902067359 per il segno figurativo qui riportato, con rivendica di servizi in classe 45. Nel 2015, gli stessi soggetti hanno depositato dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) la domanda di marchio n. 013662119 per il segno denominativo “TAFFO”, rivendicante prodotti nelle classi 19 e 20 e servizi nella classe 45.

A seguito della divergenza di percorsi avvenuta nel medesimo anno, i tre titolari delle registrazioni, insieme alla società Taffo S.r.l. e alla Taffo Gaetano & Figli s.n.c., hanno instaurato, dinanzi al Tribunale di Roma, un procedimento nell’ambito del quale sono state formulate una molteplicità di richieste. A seguito dell’accertamento, a carico dei convenuti, di uso improprio dei marchi sopra ricordati e, di conseguenza, dell’esistenza di contraffazione, gli attori hanno richiesto alla corte di ordinare la cessazione di tale uso illecito, inclusiva della chiusura dei relativi siti web e profili social, oltre all’inserimento di una penale per ciascun giorno di violazione della sentenza, della quale è stata, altresì, domandata la pubblicazione. I convenuti, tuttavia, si sono costituiti respingendo i comportamenti addebitati e hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle registrazioni di marchio di titolarità degli attori. L’argomento a sostegno di tale ricostruzione è quello del fatto che le registrazioni fossero, da un lato, prive del requisito essenziale di novità e, dall’altro, che fossero state depositata in malafede, a totale insaputa dei convenuti stessi.

Nella decisione emessa con la sentenza n. 9750 del 15 maggio 2024, il tribunale di Roma ha accolto la domanda riconvenzionale, stabilendo che entrambe le domande erano state depositate in malafede. In conformità al contenuto dell’articolo 19, paragrafo 2, del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo n. 30/2005), infatti, “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”. Tale norma enfatizza l’obbligo di agire in buona fede al momento del deposito della domanda di marchio, ritenendo nulla qualsiasi registrazione volta a escludere altri aventi diritto. Un elemento chiave alla base della prospettiva dei giudici è che i marchi contestati fossero stato utilizzato per anni in un regime di comunione tra gli eredi comproprietari e i loro discendenti, nell’ambito della stessa attività commerciale. Peraltro, essendo il segno corrispondente ad un cognome, tutti i membri della famiglia hanno il diritto di utilizzarlo, a meno che non esistano accordi specifici che ne regolino l’uso. Inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, a cui la medesima corte ha fatto riferimento, nel caso in cui un marchio è condiviso tra più titolari, la registrazione effettuata da uno di essi è valida solo se gli altri comproprietari sono stati previamente informati e le loro quote di proprietà sul marchio sono state riconosciute. Invece, nel caso di specie, la registrazione del segno contestato non è avvenuta secondo tali modalità, ma per l’intero e tale elemento fattuale evidenzia l’intenzione di escludere gli altri co-proprietari dalla contitolarità del marchio.

Sulla base di tale linea argomentativa, il tribunale ha dichiarato nulli i marchi azionati di titolarità degli attori, considerando assorbita la richiesta di accertamento di contraffazione e rigettando anche la domanda indirizzata all’accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.. Ai convenuti, dunque, spetta altresì un risarcimento del danno subito, giustificato dal fatto che, secondo la disamina della corte, i richiedenti erano consapevoli, al momento della presentazione delle domande di marchio, che esse avrebbero danneggiato in modo evidente gli altri membri della famiglia, presupponendo quindi l’esistenza di un’intenzione disonesta, la quale ha come conseguenza la nullità stessa del marchio registrato.

Quella appena esaminata si configura come una vicenda complessa, all’interno della quale dinamiche familiari si intrecciano a valutazioni economiche. Tuttavia, ad emergere è il pilastro della buona fede e della trasparenza necessaria non soltanto come principio fondamentale all’interno degli scambi nel mondo giuridico, ma altresì come caratteristica essenziale nel momento in cui si ponga in essere una domanda atta ad ottenere la tutela fornita dalla registrazione di marchio, soprattutto nel caso in cui i segni coinvolti afferiscano ad una molteplicità di titolari. La decisione del tribunale sottolinea, infatti, la necessità di un consenso unanime tra i comproprietari per garantire una gestione equa e legittima dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. In un contesto in cui l’identità del marchio è strettamente connessa alla sua reputazione e anche al suo valore economico, il rispetto delle norme e dei diritti reciproci è fondamentale per evitare conflitti e garantire un utilizzo corretto e condiviso dei diritti di privativa.