McDonald’s e la contestazione dei marchi riportanti la dicitura “Mc”: il caso McFungi

McDonald’s, fondato nel 1940 da Richard e Maurice McDonald in California, è indubbiamente il fast-food più conosciuto al mondo, con un marchio che è stato – e continua ad essere – protagonista di un gran numero di dispute in materia di proprietà intellettuale.
Nel settembre 2020, la società statunitense McFungi ha depositato una domanda di marchio americano per il segno figurativo di seguito riportato, con rivendica di prodotti di abbigliamento e video games.

Dopo solo un anno dal deposito della domanda, la società riscuoteva un notevole successo, testimoniato dall’incremento degli articoli proposti all’interno della linea di capi di abbigliamento – recanti il marchio suddetto – disponibili sul sito della società stessa.

In tale contesto, la multinazionale McDonald’s, lo scorso 27 agosto, ha depositato un’opposizione contro tale domanda di marchio ponendo alla base della propria pretesa varie motivazioni: in primis, il rischio di confusione con le registrazioni di marchio di propria titolarità e, in particolare, argomentando a proposito della combinazione di lettere “Mc“, utilizzata nel segno oggetto della domanda di marchio di controparte.

Infatti, la dicitura “Mc” risulta essere nota e riconosciuta, dalla maggior parte dei consumatori, come quella appartenente a McDonald’s, in quanto presente nei suoi ormai iconici prodotti quali, a titolo di mero esempio, il “McChicken Burger” e il “McFlurry“, nonché nei servizi di ristorazione ad essi collegati.
La Sezione n. 3 del Trade Marks Act del 1994 stabilisce che ogni marchio registrato deve avere qualità sufficienti e distintive e deve, altresì, essere in grado di distinguere i prodotti e/o i servizi che una società intende utilizzare da quelli dei concorrenti; in questo caso, McDonald’s sostiene che, proprio per le ragioni sopra esposte, la domanda di marchio di titolarità di McFungi non presenti tali requisiti e debba, di conseguenza, essere respinta dal compente Ufficio Marchi (USPTO).

Non soltanto il prioritario uso, ma anche la notorietà raggiunta dalla combinazione “Mc”, rivendicati dal colosso dei fast food sono stati oggetto di diverse contestazioni, nel corso degli anni, dalla nascita del brand fino ad oggi.
McDonald’s vanta, infatti, ben cinque cause concluse vittoriosamente, con il riconoscimento, da parte dei giudici, del carattere distintivo del marchio in questione dovuta proprio alla dicitura “Mc”: McDonald’s Corp.  v. McClain (TTAB 1995); McDonald’s Corp. v. McKinley (TTAB 1989); McDonald’s Corp.  v.  McSweet (TTAB 2014); McDonald’s Corp.  v. McBagel’s (S.D.N.Y. 1986); J&J Snack Foods Corp.  v.  McDonald’s Corp. (Fed. Cir. 1991).

La società McFungi necessita di preparare, entro il prossimo 5 ottobre, una memoria con argomentazioni che si rivelino sufficientemente robuste di fronte a quelle sollevate da McDonald’s, dimostrando come non sussista alcun rischio di confusione, per i consumatori, tra il marchio McFungi, in relazione a giochi e abbigliamento, e il marchio McDonald’s legato a prodotti e servizi nel settore di cibo e ristorazione. Nel caso in cui la decisione finale degli esaminatori non dovesse risultare soddisfacente per una delle due parti, rimane comunque la possibilità di definire il caso di fronte ad una corte federale, competente altresì per la definizione di eventuali risarcimenti.