La tutela dei componenti di un prodotto complesso

La recente sentenza n. 29965/2020 della Cassazione penale, Sezione V, 29 ottobre 2020 analizza, alla luce sia della normativa nazionale che di quella europea, la questione della tutela giuridica in via esclusiva dei componenti di un prodotto complesso (siano essi pezzi di ricambio oppure parti di consumo del prodotto medesimo) prevista per i modelli e disegni complessi, evidenziando la necessità della sussistenza del requisito della loro visibilità durante l’ordinaria utilizzazione da parte del consumatore finale, dando una definizione circoscritta ma precisa di quest’ultima.

Il giudicante ha ribadito che la visibilità sia un requisito essenziale per la tutela come disegno o modello del componente del prodotto complesso e che detta visibilità debba venire in rilievo durante l’utilizzazione ordinaria da parte del consumatore finale.

Vediamo l’excursus che ha condotto alla pronuncia segnalata.
La Corte di Appello di Napoli del 02.07.2019 aveva condannato gli imputati per i reati di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (art. 473 c.p.) e “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (Art. 517 c.p.) ed al risarcimento del danno a favore delle parti civili. L’imputazione era di aver contraffatto o, comunque, fatto uso di brevetti e disegni e modelli registrati dalla Vorwerk, relativi a ricambi e materiali di consumo per due aspirapolvere e per avere messo in vendita i prodotti in modo da indurre in errore gli acquirenti sulla loro origine e provenienza. Precedentemente, nel primo grado, gli imputati erano andati assolti in quanto il tribunale aveva ravvisato il difetto di contraffazione dei marchi registrati dalla Vorwerk, date le differenze grafiche riscontrate tra i marchi apposti sui prodotti detenuti e quelli registrati.

La Suprema Corte, nella fattispecie, ha evidenziato come sia elemento essenziale, al fine di tutelare con diritti di esclusiva i componenti di un prodotto complesso, la visibilità degli stessi, sulla scorta delle norme che definiscono la tutelabilità dei componenti dei prodotti complessi: ossia, dal par. 3, comma 1°, lett. a), della Direttiva n. 98/71/CE, dall’art. 4 del Regolamento CE n. 6/2002 e dall’art. 35, comma 1°, lett. a), del c.p.i., in virtù dei quali il componente di un prodotto complesso può essere oggetto di tutela, tra le altre cose, se, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo da parte del consumatore finale. Non deponeva a favore di una tutelabilità in via esclusiva dei pezzi di ricambio l’osservazione delle parti civili secondo la quale nel concetto di “normale utilizzazione” del prodotto da parte del consumatore finale rientrassero anche gli interventi di manutenzione/sostituzione da parte del consumatore finale, da cui discenderebbe che, poiché in tali fasi il componente si rende visibile, esso dovrebbe ricevere tutela in via esclusiva come “modello o disegno”. Invero, il dato normativo del paragrafo 3, Direttiva n. 98/71/CE, dell’art. 4 del Regolamento n. 6/2002/CE e dell’art. 35, comma 1°, lett. a), del c.p.i., è del tutto inequivocabile nel senso che si esclude espressamente dalla nozione di “utilizzazione normale” ogni intervento di manutenzione, assistenza e riparazione. Ne è riprova anche l’ulteriore dato secondo il quale la visibilità del componente deve permanere “una volta incorporato nel prodotto complesso”, il che rafforza l’idea che la visibilità non rileva nelle operazioni prodromiche alla sostituzione del componente.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ritenuti, tra l’altro, non visibili i pezzi di ricambio degli aspirapolvere Vorwerk contestati e alla luce del dato normativo sia nazionale che europeo, ha statuito che nessuna contraffazione dei disegni e modelli incorporati in tali pezzi di ricambio fosse stata compiuta.