Tra design e diritto d’autore, una diatriba fra giurisprudenza italiana e comunitaria: il caso Longchamp

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha riacceso i riflettori su una dibattuta questione che vede la giurisprudenza italiana seguire un percorso differente rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Infatti, la sentenza n. 10280/2021 chiarisce un particolare orientamento, ormai consolidatosi nella giurisprudenza italiana, in merito al riconoscimento di diritti d’autore ai disegni industriali.

La vicenda prende le mosse a seguito di un’intensa attività di sorveglianza del mercato condotta, nel 2019, dalla casa di moda francese Longchamp    nota al pubblico per la produzione di un iconico modello di borsa, la cosiddetta “Le Pliage 1623 NYLON”   la cui forma costituisce oggetto di protezione di due registrazioni di marchio tridimensionale dell’Unione Europea (MUE).

In particolare, Longchamp aveva intercettato la presenza, in commercio, di borse recanti un design pressoché identico a quello di propria titolarità e, allo scopo di tutelare i propri diritti derivanti dalle suddette registrazioni di marchio, aveva agito in giudizio lamentandone la contraffazione, oltre che la sussistenza di atti di concorrenza sleale e, altresì, la violazione dei propri diritti d’autore sul prodotto.

Secondo le argomentazioni della boutique di lusso francese, la tutela dei prodotti in questione dovrebbe essere fatta valere, da un lato, sulla base delle registrazioni di marchio tridimensionale dell’Unione Europea n. 013928528 e n. 014461958, entrambe rivendicanti il prodotto “borsette” all’interno della classe 18 stabilita dalla Classificazione di Nizza, e, dall’altro lato, sulla base di diritti d’autore, di titolarità di Longchamp, sul design della borsa “Le Pliage”. Tuttavia, il medesimo collegio dichiara, al contempo, come “non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela”, ossia della tutela accordata sulla base del disposto della legge n. 633/1941 e successive modifiche, la cd. “legge sul diritto d’autore” italiana.

Infatti, sulla base di quanto disposto anche in una precedente decisione dello stesso Tribunale di Milano – la sentenza n. 5443 del 2017 – il design del modello di borsa “Le Pliage”, pur potendo essere considerato originale, non presenterebbe alcun valore artistico. La tutela dei diritti d’autore per i disegni industriali verrebbe riconosciuta, infatti, in presenza del carattere creativo e del valore artistico dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 2, n. 10 della citata “Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Allo scopo di far valere una simile pretesa, infatti, si rivela necessario dimostrare in giudizio la sussistenza del requisito del valore artistico del proprio disegno industriale attraverso la presenza di determinate circostanze, quali, a titolo di esempio:

• il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte di istituzioni culturali e/o specializzate;
• l’esposizione nel contesto di mostre o musei;
• la pubblicazione su stampa specializzata;
• i premi ricevuti.

La ricorrente francese non aveva, in concreto, dato prova del riconoscimento di un valore artistico per il design del proprio modello di borsa “Le Pliage” e, pertanto, non poteva, ad avviso della Corte, vantare alcuna pretesa circa la sussistenza di copyrights e, quindi, della loro tutela con riferimento al prodotto in questione.

Con la presente pronuncia, i giudici del Tribunale di Milano tendono, quindi, a confermare un orientamento già instauratosi sul punto proprio con la sentenza n. 5443/2017, sulla base del quale non si mette in discussione la sussistenza di diritti d’autore nei disegni industriali, ma la possibilità – o meno – di far valere tali diritti autoriali, nelle opere industriali, soltanto in presenza dei due requisiti del carattere creativo e del valore artistico.

A livello comunitario, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in merito al riconoscimento dei diritti d’autore ai disegni ed ai modelli industriali.
Nelle decisioni emesse all’esito dei procedimenti n. C-168/09 e C-683/17, la Corte aveva, in sostanza, sottolineato l’incompatibilità tra il diritto italiano sulla tutela dei diritti d’autore (l. 663/1941) e le disposizioni della direttiva 2001/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Per i giudici di Lussemburgo, infatti, ai fini del riconoscimento della sussistenza di diritti d’autore è sufficiente che un disegno industriale sia un’opera originale ai sensi della direttiva 2001/29/CE, non essendo, dunque, necessari anche i requisiti del carattere creativo e del valore artistico richiesti, invece, dal diritto italiano.

Occorre, dunque, ora comprendere come non soltanto la presente vicenda si evolverà ma, altresì, come sia possibile ricondurre ad equilibrio le posizioni contrapposte della Corte di Giustizia e dei tribunali italiani. Una sfida non solo per il Diritto Industriale, ma, altresì, per il Diritto dell’Unione Europea, dal quale potrà certamente scaturire un dibattito, anche dottrinale, ricco di spunti.