“Booking.com”: la percezione del marchio

Il 30 giugno 2020, negli USA al termine di una lunga diatriba tra l’Ufficio statunitense per brevetti e marchi (United States Patent and Trademark Office, “USPTO”) e la compagnia Booking.com, che intendeva registrare tale nome di dominio come marchio negli USA, la Corte Suprema ha emanato una decisione da cui è emerso che il marchio contenente un termine generico per la classe di beni o servizi offerti seguito da “.com” può presentare carattere distintivo se i consumatori lo percepiscono come tale.

Premesso che negli Stati Uniti la normativa di riferimento è il Lanham Act (anche conosciuto come “Trademark Act”), in base al quale un marchio, per essere registrato, deve essere sufficientemente distintivo da permettere ai consumatori di distinguere i prodotti e/o i servizi offerti da quelli di altri produttori, si precisa che, in sede decisionale, la maggioranza dei componenti della Corte Suprema ha stabilito che “Booking.com” pur essendo composto da due elementi di per sé generici, la relativa combinazione dei detti termini non è, invece, tale. Quindi, certamente il segno è descrittivo, ma la soluzione della concreta controversia si deve giocare effettivamente sulla valutazione dell’impressione del segno sul pubblico.

La Corte Suprema ha ritenuto che le prove presentate dalla compagnia istante a sostegno della propria tesi difensiva fossero sufficienti e, dunque, che il marchio potesse essere registrato.

Del resto, lo stesso tipo di valutazione, ormai una decina di anni fa, aveva portato, in sede europea, l’EUIPO ad ammettere la registrazione di Booking.com come marchio europeo, in quanto venne ritenuto che  un segno composto da un termine generico seguito da un top level domain come “.com” o “.org” potrebbe avere sufficiente carattere distintivo se percepito dai consumatori come un marchio.

Nel caso dei nomi di dominio, la Corte ha sottolineato come un termine generico seguito da “.com” possa fungere da denominazione di origine di un servizio, dato che lo associa a un preciso sito web. La regola per i nomi di dominio, infatti, è che nessuno possa possedere un nome di dominio già utilizzato da un altro, quindi solo la compagnia proprietaria di Booking.com potrà utilizzare il sito web relativo.

Alla luce di quanto esposto, emerge che la Corte Suprema abbia rinforzato il principio in base al quale, più che a criteri formali, la valutazione riguardante il carattere distintivo e/o la genericità di un marchio deve ancorarsi alla percezione che ne hanno i consumatori. La legislazione sui marchi, negli Stati Uniti come in Europa, si fonda sul presupposto che un segno, per essere registrato come tale, deve essere idoneo a raggiungere il fine di indicare l’origine del prodotto, differenziandolo da quello delle compagnie concorrenti. Per questo sarebbe stata del tutto anacronistica una decisione che, di fronte a un sito famoso come Booking.com, si fosse basata unicamente sul fatto che tale termine sia composto da due elementi che, di per sé, non hanno carattere distintivo.