Nomi a dominio e typosquatting: il caso “acquatetrapack.com”

Con il termine “typosquatting” si fa riferimento all’attività di registrazione, in forma illecita, di un nome a dominio corrispondente a marchi altrui definiti come “notori”. Il nome a dominio oggetto della registrazione è, infatti, volontariamente caratterizzato dalla presenza di errori di natura ortografica – quali, a titolo di esempio, errori di battitura delle lettere, aggiunta di termini o numeri, inversione di lettere e numeri – che risultano idonei a generare confusione tra il nome a dominio in questione e il marchio di cui si intende sfruttare la notorietà. Tale fattispecie è uno fra i più frequenti oggetti di contestazione di fronte alle autorità amministrative competenti, a livello nazionale, regionale ed internazionale, per la risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale. In particolare, una recente disputa sottoposta all’attenzione dell’Arbitration e Mediation Center dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale (OMPI) si è rivelata particolarmente interessante.

A seguito di un’intensa attività di sorveglianza del mercato (brand monitoring) condotta nel 2021, la società svizzera Tetra Laval Holdings & Finance S.A., specializzata nella produzione di attrezzature ed impianti di lavorazione per la produzione, il confezionamento e la distribuzione di alimenti e accessori, era venuta a conoscenza della registrazione del nome a dominio “acquatetrapack.com” di titolarità del Signor Mirko Caroli, legale rappresentante della società italiana I-do S.r.l.. Ritenendola potenzialmente confondibile con le registrazioni di marchio per il segno “TETRA PAK” di propria titolarità, la società ha contestato di fronte all’OMPI tale registrazione di nome a dominio affermando che la stessa avrebbe integrato proprio la fattispecie di typosquatting sopra descritta. Promuovendo un ricorso avanti al competente Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI, Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ha lamentato la violazione dei propri diritti sul segno “TETRA PAK” e richiesto, quindi, la riassegnazione, a proprio favore, del suddetto nome a dominio.

Nel caso di specie, la ricorrente sottolineava come il nome a dominio “acquatetrapack.com” di controparte presentasse elementi di marcata similarità con i segni oggetto delle registrazioni di marchio di propria titolarità: il dominio in questione, infatti, incorporava interamente la dicitura oggetto delle registrazioni e, in particolare, della registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 001202522 per il marchio denominativo “TETRA PAK”. Inoltre, il suddetto dominio era caratterizzato dalla presenza del termine descrittivo “ACQUA” e dall’aggiunta della lettera “C” nella dicitura “PACK” che, sempre a detta della ricorrente svizzera, costituiva un tipico errore di ortografia comune nella pratica del typosquatting, non idoneo a distinguere il dominio contestato dal marchio della ricorrente.

Inoltre, la Tetra Laval Holdings & Finance S.A. sosteneva, altresì, che la resistente non avesse mai utilizzato il nome a dominio contestato con riferimento all’offerta di beni e/o servizi con buona fede e che, pertanto, la registrazione e l’utilizzo del sopracitato dominio fosse avvenuta esclusivamente in malafede. La società italiana I-do S.r.l. avrebbe, infatti, registrato il proprio dominio unicamente per sfruttare la rinomanza del marchio “TETRA PAK” della ricorrente svizzera e, quindi, per attrarre, fraudolentemente, la clientela di riferimento nei propri siti web.

In assenza di una risposta formale da parte della resistente, il Collegio in composizione monocratica, in conformità con quanto disposto dall’articolo 14(a) e 14(b) delle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ha reso la propria decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel ricorso dalla ricorrente.

In particolare, con provvedimento del 5 agosto, il Collegio amministrativo ha accolto in toto le argomentazioni della ricorrente. Allo scopo di ottenere una decisione con la quale si disponga la cancellazione o il trasferimento di un nome a dominio a favore di un terzo è, infatti, necessario che, ai sensi del paragrafo 4(a) della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, sussistano tre elementi:

1.  il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
2.  il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
3. il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.

Nella controversia in questione, il Collegio ha ritenuto che la Tetra Laval Holdings & Finance S.A. avesse dimostrato, in concreto, i tre sopracitati elementi in quanto la dicitura “TETRAPACK” riportata nel dominio contestato, pur accompagnata dal termine della lingua italiana “ACQUA” risultava pressoché identica al segno oggetto delle registrazioni di marchio della ricorrente e, quindi, idonea a generare confusione per il pubblico di riferimento. L’Esaminatore sottolineava, altresì, come la confondibilità fosse determinata dal fatto che la ricorrente rivendicasse, tra i prodotti oggetto delle proprie registrazioni di marchio, il termine “confezioni”, utilizzate anche con riferimento a prodotti come l’acqua. Quindi, l’indicazione del termine “ACQUA” all’interno del nome a dominio oggetto della controversia non vale ad escludere la confondibilità di esso con il marchio della ricorrente. Allo stesso modo, l’aggiunta della lettera “C” all’interno della dicitura “PACK” del suddetto nome a dominio non può essere ritenuta idonea a fornire una distinzione sufficiente dal marchio della ricorrente, dal momento che tale lettera non può essere percepita, almeno dal punto di vista fonetico, dal pubblico rilevante.

Il Collegio ha concluso, dunque, affermando che il nome a dominio fosse stato registrato allo scopo di attirare gli utenti di internet verso il proprio sito web, creando confusione con il marchio di titolarità della ricorrente in merito all’origine del suddetto sito e dei prodotti e/o servizi del resistente, in particolare fornendo l’impressione che vi fosse un legame tra l’attività del resistente e quella della ricorrente.

Con la decisione in questione è stato, quindi, disposto il trasferimento del nome a dominio contestato a favore della Tetra Laval Holdings & Finance S.A.. L’esito della presente vicenda dimostra la rilevanza che i titolari di registrazioni di marchio devono porre in merito alla sorveglianza non soltanto sui registri ma, altresì, online.