Un nuovo derby Milan – Inter ES: impedimenti alla registrabilità del marchio AC Milan in Europa

Con una recentissima sentenza, nell’ambito della causa T-353/20, il Tribunale dell’Unione Europea si è espresso sulla registrabilità di un marchio UE richiesto dall’Associazione Calcio Milano SpA (in seguito, anche “ricorrente” o “AC Milan”).

La nota società calcistica italiana ha presentato nel febbraio 2017, una domanda di registrazione del marchio figurativo, riprodotto nell’immagine di cui sopra, designando l’Unione Europea quale territorio di protezione e inserendo tra i prodotti contrassegnati quelli appartenenti alla classe n. 16 dell’Accordo di Nizza, nella quale rientrano gli articoli di cancelleria (come matite, penne, quaderni, ecc.).

Di fronte a questa domanda, la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG, titolare del marchio tedesco denominativo “milan”, già registrato nel 1988 per la stessa classe merceologica, presentava un’opposizione dinanzi all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ritenendo che il marchio richiesto posteriormente potesse generare un rischio di confusione nei consumatori.

L’EUIPO accoglieva tale opposizione, con una decisione poi confermata anche dalla Commissione di ricorso, impedendo all’Associazione Calcio Milan S.p.A. di registrare il marchio richiesto. Quest’ultima, però, decideva di ricorrere dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione dell’Ufficio di Alicante.

Ebbene, è in questo contesto che il Tribunale dell’Unione Europea ha avuto l’occasione di esprimersi su alcune questioni giuridiche, relative, in particolare, alla prova dell’uso del marchio e al rischio di confusione derivante da segni simili, ribadendo alcuni dei principi in materia, ormai consolidatisi nella giurisprudenza europea.

Il primo tema su cui il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi attiene alla prova dell’uso che il titolare del marchio registrato anteriormente deve fornire su richiesta del titolare del marchio posteriore opposto.
I Giudici di Lussemburgo hanno precisato che la ratio della prova dell’uso del marchio anteriore non è quella di assicurare la posizione dominante del suo titolare sul mercato di riferimento, bensì quella di garantire un uso reale e concreto del marchio per quei prodotti o servizi per i quali lo stesso è registrato, con la sola esclusione delle forme di uso sporadico e meramente simbolico finalizzate alla mera preservazione dei diritti che il marchio conferisce.
In altri termini, coerentemente con la funzione di indicazione dell’origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati e con il fine di realizzare una concorrenza leale tra le imprese, non è necessario dimostrare un rilevante volume delle vendite dei prodotti o servizi contrassegnati: il fattore quantitativo andrà, infatti, valutato in un contesto complessivo con altri elementi che concorrano a dimostrare la presenza attiva del marchio sul mercato di riferimento.
La valutazione dell’uso effettivo deve avere, dunque, carattere globale e deve prendere in considerazione circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero ammontare delle vendite effettuate, quali, ad esempio, la costanza di utilizzo del marchio, il volume dell’attività commerciale, la capacità produttiva dell’impresa titolare, il grado di diversificazione nonché le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati.

Inoltre, il Tribunale ha specificato che, pur dovendo l’uso del marchio manifestarsi esteriormente e pubblicamente, non è necessario che sia rivolto esclusivamente ai consumatori finali. Una siffatta configurazione porterebbe ad escludere un uso effettivo del marchio nell’ambito dei prodotti o servizi business-to-business, ossia in quei casi in cui le imprese che offrono i loro prodotti o servizi ad altre entità imprenditoriali. Il pubblico al quale fare riferimento per valutare se un marchio sia stato effettivamente usato esternamente deve, quindi, comprendere, non solo i consumatori finali, ma altresì clienti industriali, altre imprese, professionisti e specialisti.

Nel caso di specie, l’utilizzo di materiale pubblicitario ed informativo in tedesco, l’esistenza di fatture intestate a diversi clienti industriali tedeschi, la documentazione relativa alle entrate derivante dalle vendite, sono stati elementi ritenuti sufficienti dal Tribunale per dimostrare l’effettivo e concreto utilizzo del marchio del territorio della Germania.

La seconda questione affrontata nella sentenza in commento attiene all’alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore registrato rispetto a quello utilizzato nella pratica commerciale.

La ricorrente contestava, infatti, che il marchio anteriore registrato fosse diverso da quello effettivamente utilizzato nella pratica commerciale, poiché in quest’ultimo veniva affiancata l’immagine di un rapace alla destra della denominazione “milan” (così come da foto sottostante). Secondo la tesi dell’AC Milan tale elemento acquisiva carattere dominante tale da escludere, in forza dell’art. 18 co. 2 lett a) del Regolamento (UE) 2017/1001 (in seguito, “Regolamento marchio UE”), un esito positivo della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Il Tribunale UE, rigettando tale impostazione, ha precisato che in un marchio composto da un elemento denominativo ed uno figurativo, il primo ha tendenzialmente un carattere maggiormente distintivo e dominante: il consumatore medio, infatti, preferirà in linea generale riferirsi al marchio di un prodotto o un servizio menzionandone il nome, piuttosto che identificandolo con un’immagine.
Inoltre, nel caso di specie, l’elemento figurativo del marchio anteriore, pur non essendo irrilevante in ragione della posizione e della dimensione, non poteva assumere un carattere dominante tale da alterare, in una valutazione d’insieme, il carattere distintivo del marchio.
Per queste ragioni il Giudice adito ha respinto le contestazioni della ricorrente, confermando la decisione dell’EUIPO che avrebbe correttamente escluso che il segno anteriore utilizzato nella pratica commerciale fosse tale da alterare il carattere distintivo del marchio nella sua forma registrata.

Da ultimo, il Tribunale UE ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto in ragione della somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Aldilà di ogni considerazione sul carattere forte o debole degli elementi individuali che costituiscono il marchio richiesto, il Giudice europeo ha preliminarmente evidenziato come l’elemento dominante consistesse nella parola “AC Milan”. Nonostante l’elemento figurativo non potesse ritenersi irrilevante, lo stesso non possedeva quel carattere dominante tale da rappresentare il parametro principale di confronto con il marchio anteriore. Tale ultima conclusione sarebbe corroborata dal menzionato principio in base al quale la componente denominativa di un marchio risulta generalmente predominante poiché rappresenta l’elemento con il quale, con maggiore probabilità, il pubblico di riferimento identificherà i prodotti o servizi contrassegnati.

Premesso quanto sopra, la circostanza che entrambi i marchi contenessero la parola “milan” ha consentito al Giudicante di attestare una somiglianza sia sul piano visivo, ma soprattutto su quello fonetico e concettuale, la quale, unita all’identità e/o somiglianza dei prodotti contrassegnati, genera un rischio di confusione che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento marchio UE impedisce la registrazione del marchio posteriore. 

A nulla peraltro è valsa l’enfasi posta dalla ricorrente sulla notorietà del proprio marchio, nel tentativo di minare la correttezza della valutazione complessiva sul rischio di confusione operata dall’EUIPO.

Il Tribunale UE ha, infatti, evidenziato come, nell’ambito del giudizio sul rischio di confusione, vada presa in considerazione la sola notorietà del marchio anteriore, non avendo alcuna rilevanza la portata e la natura del marchio posteriore di cui si richiede la registrazione.

Alla luce di tutte le motivazioni sinora evidenziate, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione della InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG, impedendo la registrazione dello specifico marchio UE richiesto dalla AC Milan in base all’art. 8 del Regolamento marchio UE.