Le novità per il marchio d’impresa dal 9 settembre 2021

Dal 9 settembre 2021 al via le novità per i marchi d’impresa: è entrato, infatti, in vigore il decreto 1° giugno 2021 n. 119 del Ministero dello Sviluppo Economico, già pubblicato lo scorso 25 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il decreto correttivo del regolamento di attuazione (decreto n. 33 del 13 gennaio 2010) del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) che ha disciplinato le modalità di deposito delle istanze relative ai marchi, che, a seguito della novella apportata dal D.Lgs. n. 15/2019, aveva rivelato necessità di interventi e revisione.

La necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale deriva dall’entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Il nuovo art. 1 prevede che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, e così pure le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni debbano essere redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché nell’apposita sezione, sul sito web, della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell’interesse di tutti specifica tale sua qualità.

Per quanto riguarda il marchio, invece, sono molti gli elementi di novità, tra i quali meritano evidenza i seguenti:
• abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio;
• estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto;
• divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
• introduzione della disciplina dei marchi di certificazione;
• modifiche alla disciplina della novità;
• disciplina dell’invalidità, decadenza, nullità, e così pure in materia di contenziosi e ricorsi.

Tra i punti salienti del decreto correttivo, si segnala la tematica della classificazione dei marchi di cui all’art. 11-bis del decreto n. 33/2010.

Quanto alla domanda di marchio, il decreto correttivo riscrive l’art. 11 del regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Intellettuale.
Nella versione riformulata, infatti, è richiesta l’indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente al nuovo art. 11-bis del medesimo regolamento e l’elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio. Le domande dovranno conformarsi ai modelli ufficiali dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Quanto al profilo del tipo di marchio, la novità di rilievo risiede sull’ampliamento del concetto di marchio. Risultano suscettibili di costituire marchio d’impresa tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, come i suoni e, quindi, non più necessariamente i segni rappresentati mediante strumenti grafici.

Principio generale inerente la rappresentazione del marchio è dato dalla libertà di rappresentazione, nel rispetto di precise prescrizioni per cui il segno deve essere suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, tale da distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l’oggetto della protezione. La rappresentazione è elemento decisivo ai fini della tutela del marchio, in quanto definisce l’oggetto della registrazione. La rappresentazione stessa può essere accompagnata da una descrizione.

Quanto alle singole fattispecie:
• il marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione. La rappresentazione riproduce un segno di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;

• il marchio figurativo, invece, utilizza caratteri, stilizzazioni oppure una struttura non standard o, ancora, una riproduzione grafica od un colore. Sono compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi. La rappresentazione riproduce un segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

• il marchio tridimensionale è costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma. Sono compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. La rappresentazione riproduce una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica;

• quanto al marchio di posizionamento, lo stesso può essere costituito dalla modalità specifica di posizionamento od apposizione dello stesso sul prodotto. La rappresentazione individua la posizione, la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti;

• il marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente. La rappresentazione mostra lo schema di ripetizione;

• il marchio di colore può essere di colore unico, quando è costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni. In tale caso la rappresentazione riproduce il colore, di cui si indica un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Questo marchio può essere anche costituito da una combinazione di colori, ove la rappresentazione mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato;

• il marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. La rappresentazione è un file audio che riproduce il suono oppure una presentazione accurata del suono in notazione musicale;

• il marchio di movimento è costituito da un movimento oppure da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento. La rappresentazione è un file video o da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione;

• il marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione. La rappresentazione riproduce è un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;

• il marchio olografico è costituito da elementi con caratteristiche olografiche. La rappresentazione riproduce è un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza. Infine, guardando ad altri possibili tipi di marchio, si evidenzia che il regolamento contempla l’ipotesi in cui il marchio non rientri in nessuna dei tipi descritti o sia una combinazione di più tipi. In tale evenienza la rappresentazione deve rispettare gli standard descritti.