La nozione di “forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico” secondo l’art. 7 del (“vecchio” e nuovo) Regolamento Marchi: il caso Yokohama Rubber v. Pirelli

Lo scorso 3 giugno, la Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso la propria decisione nei giudizi riuniti C-818/18 P e C-6/19 P, ponendo fine ad una vicenda decennale particolarmente interessante, poiché legata a doppio filo alla previsione secondo cui un segno costituito “esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico” non può essere oggetto di registrazione di marchio.

Dieci anni dopo, la società giapponese The Yokohama Rubber Co. Ltd. ha depositato, di fronte all’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), azione di invalidazione nei confronti di tale registrazione sulla base dell’articolo 52 del Regolamento Marchi allora in vigore, il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sottolineando – in particolare – la mancanza di distintività del marchio contestato ed il fatto che lo stesso fosse costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, come previsto (rectius, vietato) dall’art. 7, par. 1, lett. b) ed e) del medesimo Regolamento.

Nel 2014, la Cancellation Division dell’EUIPO ha accolto l’istanza ed ha, dunque, dichiarato l’invalidità del marchio in questione esclusivamente con riferimento ai prodotti “Pneumatici, gomme, cerchiature e coperture piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di ogni genere”. Nei confronti di tale decisione Pirelli ha, in seguito, depositato appello. La Quinta Sezione di appello ha, quindi, parzialmente accolto il ricorso della società italiana, confermando l’invalidità del marchio in relazione ai prodotti indicati dalla domanda di invalidazione di The Yokohama Rubber Co. Ltd., ma non – però – in relazione a tutti i prodotti indicati nella decisione emessa dalla Cancellation Division.

Di conseguenza, nel 2016, Pirelli ha dato avvio, avanti al Tribunale dell’Unione Europea, ad un’azione volta a richiedere l’annullamento della suddetta decisione della Quinta Sezione. Tale azione è stata basata, tra l’altro, sull’inapplicabilità ratione temporis del Regolamento (CE) n. 40/94, sulla violazione dell’obbligo di fornire motivazioni nell’ambito delle decisioni e, in particolare, sul fatto che il marchio oggetto di contestazione non consisteva esclusivamente della forma dei prodotti rivendicati e, quindi, non poteva essere rifiutato sulla base dell’art. 7, par. 1, lett. e) n. ii) dello stesso Regolamento, sottolineando – altresì – come le caratteristiche del marchio non fossero esclusivamente funzionali. Il Tribunale ha, quindi, rilevato nei paragrafi 70 e 71 della propria decisione, che il marchio rappresentava la singola scanalatura di uno pneumatico e, conseguentemente, non poteva essere costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti a cui si riferiva e, neanche, da una forma che, quantitativamente e qualitativamente, rappresentava una parte significativa di tali prodotti: venivano, dunque, accolte le argomentazioni di Pirelli.

Successivamente, The Yokohama Rubber Co. Ltd. impugnava la decisione di cui al precedente paragrafo avanti alla Corte di Giustizia, contestandola in fatto e in diritto. Ebbene, dopo aver evidenziato che un appello dinanzi alla Corte di Giustizia deve essere basato esclusivamente su questioni di diritto, la Corte stessa ha chiarito che, per sostenere l’errata interpretazione dei fatti da parte del Tribunale, occorre indicare con precisione gli elementi e mostrare gli errori che hanno condotto a tale erronea interpretazione, la quale, dunque, deve essere evidente e, in ultima analisi, emergere senza necessità di una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Citando il paragrafo 23 della decisione dell’11 maggio 2017 nel caso Yoshida Metal Industry v EUIPO (C‑421/15 P), la Corte ha dichiarato, dunque, inammissibile tale motivo di ricorso della The Yokohama Rubber Co. Ltd..

Inoltre, al paragrafo 60, la Corte ha sottolineato come la corretta applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. e) n. ii) del Regolamento (CE) n. 40/94 richieda che “l’autorità giudicante sulla domanda di marchio debba, in primis, identificare le caratteristiche essenziali del segno in oggetto e, in secondo luogo, accertare se tali caratteristiche svolgano tutte la funzione tecnica del prodotto a cui tale marchio si riferisce”, concludendo – quindi – che il Tribunale avesse correttamente esaminato la rappresentazione grafica del marchio, tenendo in debita considerazione le prove depositate di fronte all’EUIPO e notando come il segno costituisse solo una parte veramente limitata, ossia una singola scanalatura, di un’altra parte, ossia un battistrada. La Corte ha, altresì, aggiunto come, se l’EUIPO non avesse considerato il marchio contestato come “rappresentante uno pneumatico”, avrebbe potuto considerare ulteriore materiale all’interno della propria valutazione.

Successivamente, ai paragrafi 74 e 75, la Corte ha sostenuto che il Tribunale non abbia escluso espressamente la possibilità che l’articolo in questione “possa essere applicato a un segno la cui forma sia necessaria ad ottenere un risultato tecnico che contribuisce al funzionamento di un prodotto, anche se tale forma non è sufficiente, di per se stessa, ad ottenere il risultato tecnico di quel prodotto”, dal momento che le prove esaminate dal Board of Appeal dell’EUIPO non avevano stabilito che tale singola scanalatura fosse sufficiente per produrre “non qualsiasi risultato tecnico, ma il risultato tecnico accettato nella decisione sul caso di specie”. Infine, la Corte ha evidenziato come la registrazione del marchio in oggetto non avrebbe in alcun modo proibito ai concorrenti di Pirelli di proporre sul mercato penumatici che incorporano una forma identica o simile a quella del marchio quando tale forma, combinata con altri elementi, crea un’altra forma differente, sottolineando come tale assunto del Tribunale non contenesse alcun errore di diritto.

Tale pronuncia della Corte di Giustizia UE appare rilevante nonostante il fatto che il Regolamento (CE) n. 40/94 sia stato sostituito dal Regolamento UE (2017/1001) del Parlamento Europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione Europea, il cosiddetto “nuovo” Regolamento Marchi, il quale riporta, all’art. 7, par. 1, lett. e), n. ii), la stessa previsione sulla base della quale la presente vicenda ha avuto origine.